令和３年度 弁理士短答式試験（特許 問１）
【特許・実用新案】問１
特許法第 29 条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第 39 条（先願）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。
１ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願Ａの出願公開前に、特許出願Ｂをした。
この場合、出願Ｂの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願Ｂ及び出願Ａの出願人が同一となるから、出願Ｂは出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
１× 特29条の2の適用が除外されるのは、①発明者同一、または②特許出願時の出願人が同一、の2ケースのみ。本問における出願Ａと出願Ｂの発明者、または、「出願時」の出願人は、ともに異なっているので、特29条の2により拒絶される。
ここで、出願人同一要件が「出願時」に限定されているのは、設問にあるような、後から名義変更した者までを例外規定に適用することは、本来の趣旨（発明者や出願時の出願人の救済）に沿わないためと思われる。
２ 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Ａをした。乙は、出願Ａと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Ｂをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Ｂの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願Ａ及び出願Ｂは、いずれも特許法第 39 条第２項の規定により拒絶される。
２× 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる（特39条7項）。あくまで「みなすことができる」裁量規定であり、必ず拒絶されるわけではない。
３ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願公開後に、特許出願Ｂをした。この場合、出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
３× 出願Bは、出願A公開後に出願されている。したがって、出願Bは、出願Aに基づき新規性を満たさないとして拒絶される。29条1項3号違反。
４ 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ａをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ｂをした。出願Ａについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Ｂが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Ａの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより、出願Ａをした日の後に出願された出願Ｂも、出願Ａを先願として特許法第 39 条第１項の規定により拒絶される。
４× 拒絶査定が確定した特許出願は初めからなかったものとみなされ、特39条1項の規定は適用されない（特39条5項）。したがって、本門において出願Ｂが、出願Ａを先願として特39条1項の規定により拒絶されることはない。
５ 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面に記載した実用新案登録出願Ａをした後、出願Ａを特許出願Ｂに変更した。出願Ａについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Ｂの特許請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載されており、出願Ｂは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願Ｂへの変更前に、特許出願Ｃをした。この場合、出願Ｃは出願Ａ又は出願Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない
５○ 実用新案登録を特許出願に変更した場合には、特29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願にはなれない（特46条の2第2項）。なお、本門とは関係ないが、特29条の2で規定する他の特許出願とは、あくまで日本国内出願に限られる点も注意が必要。
問1の回答 5